Concepto de marca, funciones y adquisición de los derechos

Antes de profundizar en el objeto del trabajo, es necesario realizar algunas consideraciones generales sobre las marcas y su relación con la notoriedad y el renombre. Y más concretamente, nos ocuparemos del concepto de marca, de sus funciones y de la adquisición de los derechos inherentes a ésta.

LAS MARCAS DE ÉXITO Y LOS FACTORES DE RIESGO QUE LAS AMENAZAN

2.- CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS SOBRE LAS MARCAS Y SU RELACIÓN CON LA NOTORIEDAD Y EL RENOMBRE

2.1.- Concepto de marca, funciones y adquisición de los derechos

Como ya se ha hecho referencia, el objetivo primordial de este trabajo es analizar los factores de riesgo que afectan, de especial manera, a las marcas notorias y a las renombradas, así como las posibles estrategias o acciones que podría llevar a cabo un empresario propietario de una marca para su adecuada protección.

Todo empresario, al constituir su empresa, necesita disponer de una serie de instrumentos tanto reales como personales que le permitan realizar la actividad que se propone y dar a conocer en el mercado sus productos y servicios. En un lugar destacado dentro de esos elementos de la organización empresarial, se encuentra la marca, que es un signo distintivo que se va a encargar fundamentalmente de estimular la competencia empresarial.

De manera general, cuando hablamos de marca, no hacemos referencia simplemente a un signo que se asocia a un determinado producto o servicio. Es necesario, además, que esa relación entre el signo y el producto o servicio sea percibida por los consumidores. Por tanto, para que podamos hablar de marca, será necesaria tanto la actuación del empresario como de los consumidores. El primero deberá llevar a cabo todo aquello que sea necesario para que se produzca la unión entre el signo y el producto, mientras que a los segundos corresponderá comprender y guardar en su mente la unión que el empresario pretendía¹. Que la unión entre el signo y el producto o servicio sea percibida por los consumidores es un elemento fundamental, ya que de lo contrario no se podría conferir al mismo la protección jurídica de las Marcas. Es necesario que dicho signo sea capaz de distinguir una clase de productos o servicios del resto, siendo éste el único requisito exigible. Pero este requisito no dependerá exclusivamente de la labor llevada a cabo por el empresario, sino también de la posición que adopte el público hacia la marca. Y dicha posición del público adquiere una mayor importancia si cabe en las marcas de éxito.

Desde el punto de vista jurídico, la Marca ha sido definida de manera similar tanto en la DM como en la LM, ya que la normativa española para la regulación de las marcas se ha basado en las reglas comunitarias. Así, se entiende por marca todo signo que sea susceptible de representación gráfica y que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra (artículo 4 LM). Si observamos esta definición, la marca estaría definida por dos elementos fundamentalmente, uno de carácter formal (representación gráfica) y otro de índole subjetiva (capacidad distintiva).

Aunque la referencia a productos o servicios idénticos o similares no se recoja en la definición legal, tiene un importante significado, ya que con ella se destaca la especialidad propia de la marca. Así, si se trata de productos o servicios de naturaleza diferente pueden distinguirse con el mismo signo, aunque pertenezca a empresarios independientes. No obstante, como posteriormente veremos, esto no siempre se cumple en las marcas que alcanzan cierto éxito, ya sean notorias o renombradas, cuyo ámbito de exclusividad va más allá del producto genuino al que se entiende referido².

Dentro de este concepto general de marca, podemos encontrar una gran cantidad de signos con distinta naturaleza que pueden constituir marcas protegidas. Así, y en lo que a nosotros nos interesa, dependiendo del grado de difusión de las marcas se pueden distinguir por un lado las marcas ordinarias y por otro las marcas notorias y las renombradas, siendo estas dos últimas aquellas que han alcanzado cierto éxito entre el público. En lo que respecta a las primeras, se podían definir como aquellas que no tienen un especial conocimiento ni dentro del sector económico al que pertenecen ni entre el público en general. Las marcas notorias y las renombradas serán objeto de análisis más detallado a continuación, ya que su éxito y difusión entre el público las hace merecedoras de una especial protección.

En suma, el signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del mismo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos. Por ello, es innegable que la marca no puede surgir sin la colaboración de los consumidores. Y esta colaboración se hace todavía más relevante si cabe en las marcas notorias y renombradas, donde la adquisición de dicho estatus dependerá exclusivamente del mayor o menor conocimiento de la marca por parte del público³.

Una vez que está en el mercado y es conocida por los consumidores, toda marca desempeña en mayor o menor medida cuatro funciones básicas: la indicadora de la procedencia empresarial, la función indicadora de la calidad, la condensadora del goodwill o reputación y la publicitaria. Estas cuatro funciones de la marca obtienen una mayor relevancia cuando se manifiestan en marcas notorias o renombradas, ya que se potencian. Además, las funciones están estrechamente relacionadas con los factores de riesgo de la marca, que veremos en los siguientes apartados, en la medida en que dichos factores ponen en peligro las funciones de la marca.

a) La función indicadora de la procedencia empresarial de los productos y servicios es la más destacada. Así, cuando un consumidor observa una marca plasmada en un producto o servicio, inmediatamente piensa que el mismo procede de una determinada empresa, por lo que la marca sirve para informar que todos los productos que poseen ese signo han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa⁴. Este carácter informativo de la marca ha tenido una gran importancia durante épocas anteriores, ya que para el consumidor era muy importante conocer la procedencia del producto. Hoy en día, debido a la globalización y las nuevas tecnologías, esta función ha perdido importancia, ya que a menudo los consumidores no conocen la identidad del fabricante. No obstante, aunque actualmente no se reconozca con tanta nitidez como antaño la identidad de quien fabrica los productos debido a que las transacciones eran más locales, la propia marca garantiza a los consumidores que los productos que van a obtener pertenecen a la misma empresa que los productos de la misma marca que adquirieron con anterioridad.

b) Función indicadora de calidad. Hay que tener presente que la práctica habitual en el mercado nos advierte que cuando un producto o servicio aparece asociado a una determinada marca, automáticamente el consumidor lo relaciona con una serie de características y por lo tanto con su calidad. Pueden ser características buenas o malas, simples o complejas, pero lo que es indudable es que cuando el consumidor observa en un producto o servicio una marca y los relaciona, éste piensa que la totalidad de los productos o servicios de esa marca tienen la misma calidad, ya sea alta o baja. En este sentido se ha planteado en la doctrina un debate acerca de si la cuestión de la función indicadora de la calidad es o no relevante en la esfera jurídica. Así, la jurisprudencia y doctrina norteamericanas abogan por reconocer el reconocimiento jurídico de la función indicadora de la calidad, mientras que en países como Alemania e Italia la doctrina defiende que la función indicadora de la calidad no debería tener dicho reconocimiento jurídico⁵. Parece indudable que la función indicadora de la calidad por parte de la marca es jurídicamente relevante, aunque dentro de ciertos límites⁶. Nosotros debemos posicionarnos a favor de la tesis que defiende que la función indicadora de la marca sí tendría relevancia desde el punto de vista jurídico. Esto es así porque si no existiese una protección jurídica de la marca, los empresarios no tendrían una motivación para fabricar productos de una mayor calidad o mantener la misma en los que ya tienen, lo que perjudicaría el progreso económico y el interés de los consumidores. Por tanto, para que la marca pueda desempeñar correctamente su función, es necesario que se garantice que todos los productos que se relacionan con la misma han sido fabricados por una única empresa frente a la cual se podría exigir responsabilidad por su calidad.

c) La función condensadora del eventual goodwill o reputación es vital para el titular de la marca, ya que su objetivo primordial será conseguir una buena fama para su marca que haga a los consumidores decidirse por sus productos o servicios antes que por los de la competencia. Pero esta función de la marca no solo hará que los consumidores se decanten en un principio por una marca determinada, sino que cuando una marca goce de una buena reputación o prestigio, tendrá asegurado un determinado nivel de ventas, ya que el público escogerá repetidamente sus productos o servicios⁷. Esta función condensadora de la reputación es especialmente relevante desde el punto de vista jurídico en lo que a nosotros nos interesa, ya que el hecho de que una marca goce de buena reputación y prestigio es uno de los factores imprescindibles para otorgar a la misma el estatus de notoria o renombrada, como posteriormente veremos.

d) La función publicitaria de la marca. Se ha discutido si ésta es autónoma y jurídicamente relevante, surgiendo dos corrientes contrapuestas: algunos autores afirman que la función publicitaria de la marca es relevante y autónoma, ya que dicha marca constituye un medio efectivo por el que crear goodwill. Otros, en cambio, mantienen que la función publicitaria de la marca no es autónoma, sino que sería encuadrable dentro de las funciones vistas anteriormente. Si atendemos a la primera corriente, la marca constituye un medio para crear y perpetuar el goodwill, lo cual es especialmente relevante en las instituciones del Derecho de marcas al regular por ejemplo la marca renombrada. Parte de la doctrina más cualificada se inclina por la primera corriente y estima como indudable la autonomía y el relieve de esta función⁸. Nosotros creemos que lo más acertado sería considerar autónoma la función publicitaria de la marca. Esto es así porque en una sociedad globalizada como es la actual, la publicidad goza de una mayor importancia que antaño si cabe, ya que en un mercado en el que hay una gran variedad de productos similares y la competencia es tan alta, la labor publicitaria del empresario acaba siendo un elemento fundamental a la hora de dotar a una marca de una extraordinaria difusión o aceptación entre el público y conseguir diferenciarla de sus competidores. Es por ello que no consideraríamos acertado defender que la función publicitaria sería encuadrable dentro de las anteriores.

Una vez definida la marca y vistas las funciones de la misma, debemos abordar el tema de la adquisición de los derechos sobre la marca. En el derecho marcario español, y más concretamente en lo que respecta al nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca, destacan dos principios⁹:

a) Principio de prioridad en el uso. Conforme a él, la adquisición del derecho sobre la marca se produciría con la utilización efectiva del signo en el mercado, por lo que este derecho pertenecería a quien usara el signo por primera vez aplicado a sus productos. Por tanto, si lo que determina la adquisición del derecho sobre la marca es la utilización del signo, la inscripción en el registro de la marca tendría un valor declarativo y no constitutivo. Como consecuencia de ello, los conflictos entre el usuario anterior de la marca y el titular registral posterior deben resolverse siempre a favor del primero de ellos. Este principio de prioridad en el uso está especialmente relacionado con la notoriedad del signo, debido a que normalmente no sólo se requiere el mero uso del mismo para que nazca el derecho sobre la marca, sino que también ha de darse una cierta notoriedad como consecuencia de su uso.

b) Principio de inscripción registral. En este caso, el derecho sobre la marca surgiría con la inscripción de la misma en el Registro de Marcas. Es decir, la única manera de que el titular de una marca estuviese legitimado para prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares es mediante la inscripción, momento a partir del cual surgiría un derecho de exclusiva sobre la marca. Cuando rige este principio el uso anterior del signo en el mercado para diferenciar productos no tiene relevancia, ya que la inscripción en el registro tiene carácter constitutivo y supone que se genere el derecho de exclusiva sobre la marca. En lo que respecta a las marcas notorias y renombradas, la inscripción en el Registro garantizará al empresario una protección de su marca, aunque como tendremos ocasión de comprobar posteriormente, el hecho de que una marca de éxito no esté registrada no tiene como consecuencia quedar exenta de protección en caso de posibles perjuicios.