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Principios del derecho marcario

Analizaremos en la presente entrada los principios del derecho marcario (territorialidad, unidad, autonomía y autosuficiencia, coexistencia y especialidad). Y ello se justifica porque los citados principios afectan en mayor o menor medida a todas las marcas, pero de manera especial a las marcas notorias y renombradas.

LAS MARCAS DE ÉXITO Y LOS FACTORES DE RIESGO QUE LAS AMENAZAN

 

2.- CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS SOBRE LAS MARCAS Y SU RELACIÓN CON LA NOTORIEDAD Y EL RENOMBRE

 

2.2.- Principios del derecho marcario

 

Este punto lo dedicaremos a analizar los principios que rigen en el derecho marcario. Así, en la medida en que estos principios afectan en mayor o menor medida a todas las marcas, también inciden sobre las marcas notorias y renombradas, si bien de forma peculiar. Es por ello que pasamos a analizarlos a continuación.

En primer lugar, y fruto de la diferenciación entre marca comunitaria y marca nacional, nos encontramos el principio de territorialidad, que tendrá importancia a la hora de fijar el ámbito territorial sobre el cual despliega sus efectos la marca. Normalmente los derechos que confiere una marca están limitados a un Estado determinado. Por ello, cuando se creó el mercado único en la Unión Europea se estableció un espacio económico libre para el intercambio de mercancías y productos, lo que hizo necesario un sistema que garantizase ese intercambio, no afectando a la competencia entre las empresas pertenecientes al espacio económico europeo y facilitando la solicitud y la protección de las marcas en todo el Espacio Económico Europeo (EEE). De esa necesidad surgió la marca comunitaria. No obstante, hay que dejar claro que la marca comunitaria es totalmente compatible con las marcas nacionales, siendo la única diferencia que la primera abarca un mayor territorio que el registro nacional. No obstante su compatibilidad, el sistema de la marca comunitaria se asienta básicamente sobre tres principios que son exclusivos de éste: el principio de unidad, el principio de autonomía y el principio de coexistencia. Estos tres principios están totalmente justificados si tenemos en cuenta que el objetivo de la legislación europea en lo que a marcas se refiere es promover un sistema en el que las empresas puedan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras1. Para conseguir este objetivo, el sistema de la marca comunitaria da la posibilidad de registrar una misma marca en todo el territorio comunitario, mediante una sola solicitud y a través de una única oficina de marcas. Es el denominado principio de unidad. Además, la marca comunitaria se regirá por lo que disponga el RMC2, los Reglamentos de desarrollo, y los demás textos legales comunitarios o con efectos en la Unión Europea (UE) que hayan sido adoptados o que se adopten posteriormente, lo cual denota su autonomía y autosuficiencia. Por último, rige en el sistema comunitario el principio de coexistencia, según el cual la marca comunitaria no sustituye ni reemplaza a los sistemas internacionales o nacionales. En efecto, la marca comunitaria deberá actuar conjuntamente con la marca nacional e internacional. Ejemplo de ello es el artículo 8 del RMC, al establecer que una marca nacional anterior puede impedir el acceso al registro de una solicitud de marca comunitaria y viceversa.

Llegados a este punto, hecha la diferenciación entre marca comunitaria y nacional y conectando con el principio de territorialidad, podríamos plantearnos si es necesaria que la notoriedad o el renombre de la marca nacional o comunitaria se extienda sobre todo el territorio o solamente sobre una parte del mismo para ser reconocido. Para apreciar la notoriedad o el renombre debemos tener en cuenta una parte relevante del territorio comunitario y no su totalidad. Además, el principio de unidad exige que la marca comunitaria se comporte dentro de la Unión Europea como lo haría una marca nacional en un Estado miembro, por lo que habría que tomar como referencia una parte sustancial del público comunitario global. En suma, como norma general, la notoriedad y el renombre de una marca comunitaria deberán traspasar las fronteras del Estado miembro3. Esto es así porque si tuviésemos en cuenta para apreciar la notoriedad o el renombre la totalidad del territorio comunitario, muy pocas marcas lograrían conseguir la suficiente fama como para reunir los requisitos cuantitativos de notoriedad y renombre necesarios para adquirir el estatus de marca notoria o renombrada.

No obstante, y sin restar importancia a los anteriores principios citados, el que a nosotros más nos interesa es el principio de especialidad, debido a la influencia que éste tiene sobre las marcas notorias y renombradas. Al aplicar el principio de especialidad se permite que varias marcas que sean idénticas o similares se apliquen a productos diferentes. Así se consigue: delimitar la facultad que corresponde al titular de un signo anterior para impedir el registro de otro signo posterior confundible; establecer los límites del ámbito de actuación que tiene el titular de una marca y por último dar la posibilidad al titular de la marca de impedir la utilización de la misma a terceros que pretendan utilizarla en productos o servicios para los que ya haya sido registrado signo distintivo.

Como tendremos ocasión de analizar posteriormente, hay ocasiones en las que no cabe aplicar este principio de especialidad (por ejemplo con las marcas que son objeto de nuestro estudio), por lo que se prohibirá la convivencia de signos idénticos o similares, aunque estos signos identifiquen productos diferentes. Pero para que se pueda dejar de aplicar el principio de especialidad y no se permita que varias marcas idénticas se apliquen a productos diferentes, son necesarios tres requisitos fundamentales: que los signos sean idénticos o similares; que los productos sean también idénticos o similares y que además se produzca en los consumidores un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Especialmente en el caso de las marcas notorias o renombradas, la protección que se les da a las mismas va más allá del principio de especialidad, por lo que no es necesario que se produzca el riesgo de identidad o semejanza entre los signos, siempre y cuando el riesgo de confusión con la marca anterior ponga en peligro su buen nombre.


1 Así se establece en el considerando segundo del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

2 Que codifica el anterior Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

3 MARCO ÁRCALA, L.A., “Notoriedad y renombre de las marcas nacionales en la primera directiva sobre marcas a la luz de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XX., 1999, p 7.


ABREVIATURAS 

 

CEE  Comunidad Económica Europea.

DM Directiva de Marcas 2008/95/CE.

CUP Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883.

FIFA Fédération Internationale de Football Association.

LM Ley de Marcas española de 2001.

OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior.

OEPM Oficina Española de Patentes y marcas.

OMPI  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

RMC Reglamento (CE) 207/2009.

TJCE Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

 


Julio de 2015.

© Alberto Díaz Hurtado, Abogado (autor)

 

 

 


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