Dilución de las marcas de éxito

Las marcas notorias y renombradas obtienen una gran difusión que provoca un incremento de su valor, lo que incita a terceros a aprovecharse ilícitamente de su prestigio o a perjudicar su imagen y reputación. Son los denominados factores de riesgo de la marca, donde se encuadra la dilución.

LAS MARCAS DE ÉXITO Y LOS FACTORES DE RIESGO QUE LAS AMENAZAN

4.- FACTORES DE RIESGO DE LA MARCA DE ÉXITO

Como ya se ha señalado, toda marca en mayor o menor medida cumple una serie de funciones. La función básica de cualquier marca es indicar la procedencia empresarial de sus productos o servicios, aunque no hay que dejar de mencionar la función indicadora de la calidad, la función publicitaria y la función condensadora del goodwill o reputación¹. Las marcas notorias y renombradas obtienen una gran difusión que provoca un incremento del valor que alcanzan en el mercado, lo que incita a terceros a realizar acciones encaminadas a obtener un aprovechamiento ilícito de su prestigio o a perjudicar su imagen y reputación. Dichas acciones son llamados factores de riesgo de la marca, y están íntimamente relacionados con las funciones de la misma, ya que cada una de ellos afectará a una función específica de la marca. Así, podemos diferenciar fundamentalmente cuatro acciones que ponen en peligro las funciones de la marca²:

• Aprovechamiento ilícito del carácter distintivo

• Aprovechamiento ilícito de la reputación o goodwill que condensa la marca notoria o renombrada

• Perjuicio para el carácter distintivo de la marca notoria o renombrada

• Perjuicio para la reputación o renombre de la marca

Es muy importante que los titulares de marcas de éxito traten de evitar estas conductas, ya que pueden ocasionar pérdidas importantes, suponiendo en algunas ocasiones incluso la muerte de la marca.

Estas conductas que ponen en riesgo la marca han sido tratadas fundamentalmente en la jurisprudencia y la doctrina. De cada uno de los factores de riesgo de la marca nos ocuparemos en los siguientes puntos, abordando su concepto y tratamiento tanto doctrinal como jurisprudencial.

4.1.- Dilución

En la medida en que la dilución afecta o produce un perjuicio al carácter distintivo de la marca, y siendo ésta su función más importante, será el primero de los factores de riesgo que analizaremos. Esta es una conducta que produce un perjuicio al carácter distintivo de la marca, y que ha sido conceptuada por la importante sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia 18 de junio de 2009. La sentencia define la dilución como un perjuicio que consiste en el debilitamiento de la capacidad que tiene la marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró. Y esto se produce como consecuencia de la acción de un tercero, que usa un signo idéntico o similar, teniendo como efecto la dispersión de la identidad de la marca y su presencia en la mente del público. Es decir, una marca que antes producía una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se había registrado, tras la acción del tercero deja de tener ese efecto.

Esta conducta llevada a cabo por un tercero y que supone un perjuicio al carácter distintivo de la marca la observamos en la Sentencia del Tribunal Supremo 6110/2012, de 23 de julio. En ella el Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza (HERMANOS MARISTAS), titular de una marca comunitaria para productos y servicios relacionados con la enseñanza y actividades asistenciales, consideró vulnerada su marca por Reyal Urbis S.A., que desarrolló una promoción inmobiliaria de viviendas en un barrio de Alicante, a la que denominó RESIDENCIAL MARISTAS, denominación que empleó también en la publicidad de la promoción inmobiliaria. Hay que destacar que la marca HERMANOS MARISTAS goza de una amplia difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por la marca, por lo que quedó acreditada su notoriedad. Es por ello que el tribunal entendió que si el signo “Maristas” refiere o evoca inmediatamente la actividad docente y religiosa desarrollada por los HERMANOS MARISTAS, su empleo por un tercero para identificar una promoción inmobiliaria es perjudicial para el carácter distintivo de la marca, en la medida en que, si no cesara dicho uso, se diluiría y dejaría de asociarse con carácter exclusivo a la actividad del titular de la marca, esto es, daría lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público.

En otras palabras, vemos como a través de la dilución, un tercero utiliza un signo idéntico o similar y crea confusión o asociación haciendo que la marca anterior pierda su poder de identificar productos o servicios. Es por ello fundamental saber de qué acciones disponen los titulares de las marcas de éxito para evitar que se dé la conducta descrita, entre las que destacan:

a) En primer lugar, el titular de la marca de éxito podría solicitar que se prohíba al tercero el uso del signo que está llevando a cabo sin su consentimiento en el tráfico económico en virtud de los artículos 9.1 c) RMC y 34.2 c) LM. Así, el derecho del titular de la marca para solicitar que se prohíba el acceso de otra posterior surge cuando concurren unos determinados requisitos: que el uso del signo en conflicto pueda indicar una conexión entre los bienes o servicios para los que se usa, que ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada o que dicho uso pueda implicar un menoscabo del aludido carácter distintivo, notoriedad o renombre³

b) En segundo lugar, por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro contenida en el artículo 101 RMC, se podría acudir también a los artículos 40 y 41 LM, que faculta al titular de la marca cuyo derecho haya sido lesionado a reclamar en la vía civil una serie de medidas para evitar el perjuicio, entre las que destacan: 1) La cesación de los daños que violen su derecho; 2) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos; 3) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación; 4) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor; 5) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados cuando sea posible.

En lo que respecta a la acción de cesación de los daños que violen el derecho del titular de la marca, hay que destacar que la estimación de la misma procede si se dan dos simples requisitos objetivos: la infracción del derecho exclusivo y el riesgo de repetición de la misma. Por tanto, los conceptos de dolo, culpa e incluso de daño efectivo, carecen de importancia en este caso. En cuanto a la indemnización de los daños y perjuicios, responderán las personas que realicen actos de violación de la marca. Sin embargo, esta acción no tiene tanta importancia como la acción de cesación, aunque desde un punto de vista práctico sirve para evitar nuevos actos de violación del derecho de la marca. Por último, las demás medidas enumeradas tienden a evitar que prosiga la violación, ya que van dirigidas a eliminar los efectos residuales en los que se materializó la violación del derecho, así como a intentar que no se repitan en el futuro. Esto es así porque el titular de la marca no sólo tiene interés en obtener la cesación de la violación de su derecho, sino también en que se retire del mercado todo aquello que habiendo servido para la violación de su derecho pueda continuar produciendo efectos perjudiciales⁴.

Dentro de la figura de la dilución nos encontramos con tres elementos que aparecen recogidos y relacionados en la actual LM cuando en su artículo 6.b) se establece que no pueden registrarse como marcas los signos «que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión con el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior»⁵. Por marca anterior se entiende: 1) Las marcas registradas que tienen una solicitud con una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud de la nueva marca que se está examinando; 2) Las marcas comunitarias que estén registradas y que, con arreglo al Reglamento Comunitario, reivindiquen válidamente la antigüedad de una marca que sea española o internacional; 3) Las solicitudes de una marca nacional, internacional o comunitaria siempre y cuando esa solicitud se registre; 4) Por último, y en lo que a nosotros nos interesa, se considerarán como marcas anteriores las que, aún sin estar registradas cuando se presente la solicitud, sean notoriamente conocidas⁶.

En suma, de la definición de dilución se pueden extraer tres elementos fundamentales que han de ser objeto de análisis: la semejanza de las marcas, el riesgo de confusión y el riesgo de asociación

A.- La semejanza de las marcas

La Ley de Marcas establece en su artículo 6.1.b) que la semejanza en las marcas es una causa de prohibición de acceso al registro. Es decir, la prohibición de registro de una marca queda condicionada por el riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación. Por ello, cuando se produzca una identidad absoluta de signos y de productos o servicios, estaremos ante el supuesto del artículo 6.1 a), mientras que, cuando exista una variación, aunque sea mínima, en relación con los signos o con los productos o servicios, o ambos a la vez, nos encontraremos con un supuesto del artículo 6.1 b)⁷.

Un ejemplo de la variación mínima a la que hacíamos referencia anteriormente la encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo 6413/2012, de 11 de octubre. En ella la sociedad mercantil EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA pretendía la concesión de la marca EROSKI NEXO para usarla en una revista de difusión interna dirigida a los consumidores. A ello se opuso la mercantil NEXO EDITORES, SRL, por estimar que existía riesgo de confusión con su marca, dedicada al mismo sector. En este caso el tribunal estimó la imposibilidad de que ambas marcas conviviesen, ya que podrían generar confusión entre el público pertinente en la adquisición de dichos productos, que percibe normalmente la marca como un todo. Esto es así porque las marcas citadas están configuradas por un elemento distintivo idéntico, y distinguen productos afines, aunque la marca aspirante (EROSKI NEXO) se limite a amparar publicaciones relacionadas con la difusión de actividades del Grupo Empresarial Eroski.

Vemos por tanto la importancia de la figura de la semejanza de las marcas, hasta el punto de poder impedir el registro de una marca posterior. Y es una cuestión compleja, ya que la semejanza de las marcas opera de una triple perspectiva: fonética, gráfica y conceptual. Cada uno de estos elementos se deberán analizar aisladamente, pero bastará con que se dé uno solo de ellos para apreciar riesgo de confusión si posteriormente se dan los requisitos del mismo.

En suma, como bien puso de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1990, haciéndose eco de la doctrina existente, «la confrontación de marcas ha de ser global y no fragmentaria, de suerte que la literalidad de las denominaciones y los gráficos o diseños no pueden ser cotejados por separado y el enfrentamiento ha de ser en su triple vertiente, visual, auditiva o fonética y literaria». Esta doctrina ha sido confirmada en repetidas ocasiones por la jurisprudencia, como puede comprobarse igualmente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2009, en la que se afirma que la valoración debe hacerse de manera globalizada y no por separado⁸.

Ello ocurrió en la Sentencia del Tribunal Supremo 5991/2013, de 20 de diciembre, donde se defendió que la marca ESTRELLA AGUA MINERAL NATURAL 1,5L podría generar un riesgo de confusión con la ya existente ESTRELLA GALICIA. En esta sentencia se llevó a cabo un análisis desde la triple perspectiva. En primer lugar, en lo que respecta a los elementos fonéticos y conceptuales, el tribunal consideró que la marca aspirante ESTRELLA AGUA MINERAL 1,5 L no sólo coincidía con la marca oponente ESTRELLA GALICIA en el producto que las dos trataban de identificar (el agua mineral) sino que también se asemejaba en su denominación a ésta última. Los hipotéticos elementos diferenciadores no pudieron ser determinantes en el análisis comparativo, ya que en ambos signos el vocablo relevante es “estrella”. Por tanto, debido a esa relevancia del vocablo “estrella”, ambas marcas tienen una fonética muy parecida, próxima a la identidad, por lo que el alto tribunal estimó que podría darse un riesgo de confusión en los consumidores. En lo que respecta al elemento gráfico tampoco apreció el tribunal diferencias significativas, ya que en ambas marcas aparecía resaltado el mismo vocablo. La leyenda “estrella” incluida en la marca aspirante con el dibujo de una estrella no incorporaba una diferencia suficiente como para distinguir ambos signos de manera que se evite la confusión o asociación entre ambas, ya que ambos signos contienen la misma palabra y el diseño de una estrella. Finalmente, el tribunal acabó estimando que las similitudes fonéticas, denominativas y gráficas de ambas marcas y la identidad del producto al que se referían podían provocar un riesgo de confusión entre el público consumidor, ya que los usuarios de estos productos podrían ser inducidos a pensar que las nuevas marcas no son sino extensión de la anterior registrada o amparan productos cuyo origen empresarial es el mismo.

B.- El riesgo de confusión

El riesgo de confusión es una figura que goza gran importancia. Prueba de ello es que no solo se regula en la normativa de marcas, sino que también hace referencia al riesgo de confusión tanto la Ley General de Publicidad como la Ley de Competencia Desleal. Por tanto, ante un posible riesgo de confusión también sería posible acudir a estos textos legales para defender la marca de este fenómeno.

Centrándonos ya en el derecho marcario, el riesgo de confusión es una figura clave y tiene importancia en diversos sectores del sistema de marcas. En lo que respecta a su regulación, tanto la DM como la LM⁹ coinciden en establecer dicho riesgo de confusión como una de las causas básicas que pueden prohibir el acceso de una marca al Registro.

El riesgo de confusión ha generado una larga lista de sentencias emanada fundamentalmente de los tribunales europeos, que han defendido posturas enfrentadas al respecto. En un primer momento, los Tribunales europeos se inclinaron por afirmar que correspondía únicamente a los Tribunales nacionales de los países miembros la apreciación de un riesgo de confusión entre marcas, con el único requisito de no producir una discriminación entre los ciudadanos nacionales y los ciudadanos de los demás países pertenecientes a la CEE¹⁰. Posteriormente, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997, recaída en el caso Sabel, inició una línea jurisprudencial que formuló un concepto unitario del riesgo de confusión¹¹. En otras palabras, esta segunda tendencia jurisprudencial implica una relación entre la semejanza de los signos y la similitud de los productos o servicios, pudiéndose compensar un alto grado de similitud de los primeros con un bajo grado de similitud de los segundos y viceversa. Esta doctrina es la que sigue actualmente vigente, y prueba de ello es la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 2011, recaída en el caso “Union Investment”, que afirma que la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (apartado 55).

A esta doctrina que apuesta por un concepto unitario de riesgo de confusión, es decir, apreciado globalmente y considerando todos los factores pertinentes, la Sentencia de 22 de junio de 1999 recaída en el caso “Lloyd” aportó dos elementos importantes: el concepto de consumidor medio europeo y las pautas a tener en cuenta a la hora de establecer el carácter distintivo de una marca.

Definir el concepto de consumidor medio es fundamental, ya que la existencia o no de riesgo de confusión debe determinarse siempre teniendo en cuenta a los consumidores de los productos o servicios protegidos por la marca¹².

En lo que respecta al derecho español, tradicionalmente el consumidor medio se ha considerado que es una persona que no tiene unos conocimientos avanzados, pero que tampoco es un completo ignorante. Es decir, es una persona que posee un raciocinio y facultades perceptivas normales. Si partiésemos de la base del consumidor medianamente atento y reflexivo, que predomina en el derecho español para determinar el riesgo de confusión, se reducirían los casos en los que el titular de la marca anterior posee el ius prohibendi. Es por ello que lo más correcto sería usar para determinar el riesgo de confusión la figura del mismo usada en el derecho europeo, y que pasaremos a analizar a continuación¹³.

En el ámbito europeo el concepto de consumidor medio vino dado por la anteriormente citada Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, en la que se define como un consumidor «normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» (apartado 26). Sin embargo, el propio Tribunal puntualiza en ese mismo apartado que «debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada». Como ha puesto de manifiesto nuestra doctrina¹⁴, de esta definición podemos sacar dos conclusiones: en primer lugar, se baja el grado de atención y perspicacia del consumidor medio ante las marcas; en segundo lugar, dentro del consumidor medio podemos encontrar diferentes categorías teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados con esa marca, de manera que el nivel de atención exigible al consumidor será mayor cuanto más especializados sean los productos. Esta opinión es la que predomina en la actualidad en los Tribunales europeos, puesta de manifiesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de noviembre de 2008¹⁵.

Esta doctrina establecida por los tribunales europeos consistente en diferenciar entre distintas categorías de consumidores dentro del concepto genérico de consumidor medio teniendo en cuenta la especialización de los productos es la que han venido recogiendo los tribunales españoles. Así, el Tribunal supremo distingue entre el consumidor profesional o especializado y el consumidor elitista¹⁶. Así, atendiendo a las sentencias citadas anteriormente, el consumidor profesional o especializado sería aquel que no confundirá una marca por conocer perfectamente un producto o servicio pretendido dado su carácter eminentemente técnico, mientras que será elitista aquel consumidor al que vayan dirigidos productos refinados por los que se paga un alto precio. Es decir, el nivel de atención exigible al consumidor se elevará cuando se atribuya a una determinada clientela un mayor grado de sensibilidad para diferenciar los signos distintivos.

Una vez visto cómo opera el riesgo de confusión de manera general, veremos la incidencia que tiene el mismo sobre las marcas que son objeto de este trabajo. Las marcas notorias y renombradas, en concreto, tienen una capacidad extraordinaria para distinguir a los productos que acompañan. Si a lo anterior se le suma su extendida difusión entre el público, es entendible que dichas marcas necesiten una protección extra frente al riesgo de confusión, ya que su amplio conocimiento por parte de los consumidores favorece que en la mente de los mismos se hagan representaciones erróneas.

Esta protección reforzada queda recogida tanto en las normas como en la jurisprudencia. Así, la Directiva 2008/95/CE, que no aporta cambios respecto a su predecesora, establece que el riesgo de confusión depende de numerosos factores, entre los que resalta expresamente el conocimiento de la marca en el mercado, es decir, su notoriedad o renombre. Sin embargo, hay que diferenciar la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades de la defendida por los tribunales españoles, ya que presenta algunas diferencias.

En lo que respecta a los tribunales europeos, no se han desviado del principio que aparece en la actual Directiva y que ya se recogía en la anterior¹⁷. Ello se pone de manifiesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de Septiembre de 1998 y en la ya citada Sentencia de 22 de junio de 1999, en las que se afirma que las marcas que poseen un carácter distintivo alto son merecedoras de una protección mayor que la proporcionada a las marcas con carácter distintivo menor. Pero además de eso, cuando la marca tenga un carácter distintivo fuerte, este hecho se podrá compensar con una débil similitud de los productos o servicios enfrentados. Es decir, cuando estemos ante el caso de marcas notorias o renombradas que tienen un carácter distintivo elevado, dicho carácter distintivo podrá suplir que no exista una similitud elevada entre los productos o servicios enfrentados, pudiéndose apreciar el riesgo de confusión. Por tanto, vemos como el riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse de manera global, y así ha quedado recogido en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de junio de 2011¹⁸, que se hace eco de esta doctrina en su apartado 45, además de afirmar que si no se evalúan de manera global esos factores se estará incurriendo en un error de derecho, por lo que podría plantearse un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.

Frente a esta posición defendida por los tribunales europeos concordante con el principio recogido en la Directiva, los tribunales españoles han mostrado en ocasiones divergencias¹⁹, defendiendo que cuanto más aumenta la notoriedad o el renombre de una marca, el riesgo de confusión de la misma con una marca posterior disminuye. No obstante, esta postura de que cuanto más famosa es una marca, menor riesgo de confusión existe, ha sido abandonada por la jurisprudencia y ha venido a concordar con la anteriormente citada²⁰.

Esta tesis del Tribunal Supremo español que defendía que el aumento de la notoriedad o el renombre de una marca era una causa de disminución del riesgo de confusión con una marca posterior ha recibido críticas por parte de la doctrina, debido a que supone un «injustificado debilitamiento del nivel de protección de las marcas fuertes»²¹. Debemos mostrar en este punto nuestro acuerdo con esta postura, ya que si se opta por rebajar la protección de las marcas notorias y renombradas frente al riesgo de confusión, tal y como afirman los tribunales españoles, se estaría dando un amplio margen de actuación a los terceros para actuar ilícitamente y en perjuicio de dichas marcas. El esfuerzo llevado a cabo por el empresario para colocar su marca en esa posición de amplia difusión y reconocimiento por el público merece una protección más amplia.

C.- El riesgo de asociación

Alrededor del riesgo de asociación se han generado una serie de conflictos debido a la regulación ambigua del concepto en la Directiva europea y a los diferentes criterios a la hora de aplicarlo en los distintos países miembros.

El riesgo de asociación apareció en la anterior Directiva 89/104/CEE cuando al término habitual de «riesgo de confusión» se añadió el siguiente inciso: «que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior». Esta regulación ambigua y poco clara se ha mantenido en la actualidad, y la Directiva 2008/95/CE recoge de igual manera en sus artículos 4.1.b) y 5.1.b) el riesgo de asociación. La ambigüedad a la que se hacía referencia anteriormente tuvo como consecuencia una disparidad de criterios en las diferentes normativas de los países miembros a la hora de regular la figura del riesgo de asociación. Así, en un extremo nos encontramos países que optaron por incorporar solamente el riesgo de asociación y no hacían ni siquiera referencia al riesgo de confusión; en el otro extremo, hubo países que prescindieron por completo del riesgo de asociación. En último lugar, nos encontramos una serie de países, entre los que se encuentra España, en los que se eligió un modelo a medio camino entre los dos anteriores en el que el riesgo de asociación se incorporaba dentro del riesgo de confusión²².

Como acabamos de señalar, el riesgo de asociación es una figura reciente que apenas tiene precedentes en el Derecho de marcas. Si a ello le sumamos la regulación abierta y confusa que se ha hecho del mismo, da como resultado una situación actual en la que la jurisprudencia y la doctrina de los diferentes países de la UE mantienen un intenso debate con diferentes posturas tratando de delimitar los contornos del riesgo de asociación²³.

En primer lugar nos encontramos con la postura que defiende que el riesgo de asociación va más allá del riesgo de confusión, por lo que se optaría por un concepto más amplio del riesgo de asociación²⁴. Para los defensores de esta tesis, el riesgo de asociación incluiría a su vez dos supuestos: el riesgo de que aún sin confundirse la marca y el signo, el público puede pensar que entre el titular de la marca y el usuario del signo existe una relación; y el riesgo de que, cuando la marca y el signo son semejantes, el público pueda establecer asociaciones que tengan su base en que la percepción del signo desata el recuerdo de la marca.

La postura anteriormente citada es minoritaria²⁵ y ha recibido muchas críticas por parte de aquellos que apuestan por entroncar el riesgo de asociación con el riesgo de confusión²⁶. A ella se le achaca básicamente que en la Directiva, cuando se regula el riesgo de asociación, este aparece inserto dentro del riesgo de confusión como una categoría del mismo. Por tanto, el riesgo de asociación sería uno de los presupuestos que se deben tener en cuenta para apreciar el riesgo de confusión. Además, al hacer una interpretación extensiva del riesgo de asociación, se producirían restricciones a la libre circulación de productos y servicios y se pondría en peligro el funcionamiento del Sistema Comunitario de la Marca, lo que iría totalmente en contra del objetivo de la Directiva, que es la circulación de mercancías y servicios sin barreras y la creación de un sistema de marcas unitario y con las mínimas disparidades entre las normativas de los estados miembros.

Contraria a esta postura nos encontramos la que incluye el riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión. Esta es la postura mayoritaria²⁷, y en ella el riesgo de asociación engloba los supuestos en los que el público no confunde las marcas, pero como consecuencia de las características similares a los signos atribuye de manera equivocada a determinados productos un mismo origen empresarial. Y esta doctrina se puso de manifiesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, que afirmó en su apartado 18 que el riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que precisa el alcance de este último. Por tanto, vemos como el Tribunal de Justicia, al hacer esta interpretación, se posiciona en contra de la tesis que defiende el riesgo de asociación como una figura diferente y alternativa al riesgo de confusión.

Sin embargo, desde la doctrina²⁸ se apunta que el Tribunal en su Sentencia de 11 de noviembre de 1997 «acoge implícitamente o deja la puerta abierta para adherirse en el futuro a la tesis de que el riesgo de asociación comprende los supuestos del riesgo de confusión indirecta y del riesgo de confusión lato sensu». Dicho con otras palabras, podría llegar a admitirse que constituye un riesgo de confusión el hecho de que el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas que estén vinculadas económicamente.

En España, la anterior Ley de Marcas de 1988 ya recogía en su artículo 12.1 el riesgo de asociación, pero el concepto que en ella se daba discrepaba del existente en la Directiva 89/104/CEE. En efecto, la anterior Ley española de Marcas regulaba el riesgo de asociación como una figura opuesta al riesgo de confusión, mientas que la Directiva insertaba el riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión.

Estas diferencias tan radicales no podían sostenerse mucho tiempo, por lo que la actual Ley de Marcas de 2001 corrigió la situación regulando el riesgo de asociación inserto en el riesgo de confusión, y ello se pone de manifiesto si observamos sus artículos 6.1.b) y 34.2.b) LM. Además de ello, con la LM el riesgo de asociación se manifiesta tanto en el ámbito de las prohibiciones como a la hora de delimitar el ius prohibendi que posee el titular de la marca.

Este riesgo de asociación se puso de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Supremo 6559/2012, de 28 de septiembre. Este caso concreto enfrentó a CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED contra MAGNUM INDUSTRIA DE LA AMAZONIA, S.A., pretendiendo la segunda de las sociedades la inscripción de la marca CHAMPION para metales preciosos y sus aleaciones, marca que ya poseía la primera de las sociedades para productos relacionados con las prendas de vestir y el calzado, sector donde quedó acreditada su notoriedad. Finalmente el tribunal entendió que concurría una absoluta identidad denominativa y una relación estrecha entre los ámbitos aplicativos, ya que de manera frecuente en el mercado los fabricantes de ropa extienden su marca a la fabricación de productos próximos y complementos diversos, por lo que el riesgo de confusión aumentaría. Por tanto, al considerar acreditada la notoriedad de la marca CHAMPION, el acceso al registro de la marca posterior generaría un riesgo de asociación con la anterior en el mercado, suponiendo un beneficio injusto por parte del titular de la marca solicitada.