Degradación de las marcas de éxito

Las marcas notorias y renombradas obtienen una gran difusión que provoca un incremento de su valor, lo que incita a terceros a aprovecharse ilícitamente de su prestigio o a perjudicar su imagen y reputación. Son los denominados factores de riesgo de la marca, donde se encuadra la degradación.

LAS MARCAS DE ÉXITO Y LOS FACTORES DE RIESGO QUE LAS AMENAZAN

4.- FACTORES DE RIESGO DE LA MARCA DE ÉXITO

4.2.- Degradación

La degradación es otra de las conductas que producen un perjuicio al carácter distintivo de la marca. Y este perjuicio se produce «cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta menoscabado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca»¹.

De la definición dada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se puede extraer que el elemento básico para que se produzca una degradación o difuminación es que los productos o servicios que usa el tercero sean idénticos o similares a la marca notoria o renombrada, por lo que el poder de atracción de la misma se ve mermado.

En contra de lo que pudiese pensarse, en ocasiones resulta extremadamente complejo determinar si los productos o servicios que abarca una marca anterior son similares a los que pretende cubrir una marca o solicitud de marca posterior. En este punto tampoco ha existido tradicionalmente consenso en la jurisprudencia y la doctrina, por lo que nos vamos a encontrar a menudo con que las tesis defendidas por los tribunales y los distintos autores son opuestas².

No obstante, en el actual derecho de marcas la similitud de los productos o servicios actúa en conjunto y de manera indisoluble con la similitud de los signos. Es decir, ambos elementos deberán valorarse por igual a la hora de determinar si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por ello, dada la importancia que tiene la figura de la similitud de los productos o servicios en el derecho marcario actual, se hace necesario ver la evolución de la misma en la jurisprudencia y su situación actual, así como las pautas que normalmente se tienen en cuenta a la hora de determinar si existe o no la referida similitud entre los productos y servicios.

Al respecto, tenemos que diferenciar la posición de los tribunales españoles de la de los tribunales europeos, ya que son opuestas.

En la jurisprudencia española el criterio de la similitud entre los productos o servicios nunca ha gozado de relevancia, siendo tratado de manera accesoria respecto a otros criterios. Ello se pone de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera de 30 marzo de 1988, que afirmó que «la diversidad de productos o artículos protegidos por las marcas en pugna es un elemento extraño a lo establecido en el artículo 124.1 del Estatuto, por lo tanto, sólo servirá para fijar mejor el criterio diferencial de la semejanza gráfica o fonética, pero nunca para suplantarla». En definitiva, la doctrina sentada por esta sentencia relega a un segundo plano la semejanza o similitud de los productos o servicios, y sólo serviría para ayudar a determinar la semejanza gráfica o fonética.

Posteriormente, a pesar de que la Ley de Marcas de 1988 equiparó en su artículo 12 la semejanza de los signos y la similitud de productos o servicios a la hora de determinar el riesgo de confusión, el Tribunal Supremo continuó posicionándose a favor de considerar que la similitud de productos o servicios es una factor complementario o accesorio al riesgo de confusión. Esta postura se pone de manifiesto en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 14 diciembre de 1995, en la que se afirma que «(…) tal factor (el de la similitud de productos o servicios) debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa, desde el momento en que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión».

Esta tesis tradicionalmente defendida por la jurisprudencia española es criticada por la doctrina especializada, ya que a su juicio tratar como irrelevante la similitud de los productos o servicios para determinar el riesgo de confusión es una postura que iba totalmente en contra tanto de la Directiva 89/104/CEE como de la Ley de Marcas de 2001. Por tanto se antoja «imprescindible que abandonando la denunciada tesis, la jurisprudencia española sostenga, sin reserva alguna, la doctrina de que la similitud o disparidad de los productos o servicios es un factor decisivo a la hora de fijar si existe riesgo de confusión entre dos marcas»³.

La tesis defendida por los tribunales españoles es totalmente opuesta a la que se ha venido dando en la jurisprudencia europea. Efectivamente, en el Derecho europeo la similitud de los productos o servicios se equipara en importancia a la similitud de los signos constitutivos de las marcas enfrentados. Es decir, ambos elementos tienen que valorarse de manera conjunta y en igualdad de condiciones para saber si existe riesgo de confusión⁴. De esta doctrina puesta de manifiesto en la jurisprudencia europea se hizo eco la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 355/2012, de 20 enero, confirmando en su apartado 35 que la apreciación del riesgo de confusión ha de ser global, con una interdependencia de los factores tomados en consideración.

Debemos posicionarnos a favor de esta última tesis expuesta y que se defiende en la doctrina europea, por lo que hay que concluir que el criterio de la similitud de los productos o servicios es de suma importancia, situándose en igualdad de condiciones con el criterio de la semejanza de los signos constitutivos. Esto es así porque el riesgo de confusión de una marca ha de valorarse atendiendo a todos y cada uno de los factores que entran en juego, y no solamente teniendo en cuenta de manera aislada alguno de ellos, ya que si esto ocurriese se podría llegar a valoraciones erróneas en lo que al riesgo de confusión se refiere.

Así en el caso de BOMBAY SAPPHIRE versus GOA⁵, el tribunal estimó no haber lugar al riesgo de confusión, ya que la combinación del color azul con el resto de los elementos que componen la marca BOMBAY SAPPHIRE y la botella de GOA no contribuían a generar la conexión. Es más, dicha conexión queda excluida, ya que las denominaciones y la propia forma de las botellas eran muy características y muy distintas. No obstante, en el caso de las denominaciones pudo haberse dado una identidad conceptual, ya que Goa y Bombay son los nombres tradicionales de dos ciudades de India. Finalmente, debido a que la identidad es muy débil, se compensó con la desemejanza gráfica y fonética.

Si otorgamos a este criterio de la similitud de los productos o servicios una mayor importancia, sería aconsejable disponer de una serie de pautas y elementos que nos sirvan de guía para determinar cuándo nos encontramos en estos casos. Y estas pautas han de establecerse sobre una premisa básica: es fundamental que la similitud de los productos o servicios se enjuicie desde una perspectiva subjetiva, es decir, teniendo presente siempre al consumidor medio de los productos o servicios comercializados. Esto es así porque si se optase por un análisis objetivo no se tendrían en cuenta las opiniones de los consumidores, que en este ámbito son fundamentales⁶.

En lo que respecta a las pautas, en los tribunales europeos se han venido enumerando una serie de factores o elementos a tener en consideración cuando se trata de evaluar la similitud de los productos o servicios. Ejemplo de ello es la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998⁷, que en su apartado 23 señala que para apreciar la similitud entre los productos o los servicios se han de tener en cuenta la totalidad de los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario. Esta opinión se ha vuelto a poner de manifiesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de junio de 2011⁸, en la que, en su apartado 45, se reitera jurisprudencia que establece que el riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente.

Estos factores recogidos en la anterior sentencia deben servir como punto de partida a partir del cual elaborar las pautas más útiles. Dichas pautas han sido recogidas de manera muy acertada por la doctrina⁹ y nos suscribimos totalmente a ellas. Esto es así porque creemos que dichas pautas permiten realizar un análisis muy completo del grado de similitud de los productos, ya que tienen en cuenta los canales de comercialización de los productos o servicios, su destino, su naturaleza y por último la procedencia. Dichas pautas podrían resumirse de la siguiente manera:

a) En primer lugar hay que comprobar si los canales de comercialización o distribución de los productos servicios comparados coinciden. Esta pauta de la identidad de los canales de comercialización tiene una gran importancia a la hora de determinar la similitud de los productos o servicios, y es la que ha venido usando la jurisprudencia española, pero no siempre es la pauta decisiva. En efecto, la identidad de los canales de comercialización es un indicio claro de similitud cuando nos encontramos ante productos que se comercializan en establecimientos especializados, pero pierde relieve cuando los productos se ofrecen en establecimientos que ofrecen a los consumidores una gran cantidad de productos.

b) Otro elemento a tener en cuenta es si los productos objeto de comparación son destinados a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes. Al igual que ocurría anteriormente, cuando los productos o servicios se destinen al cumplimiento de finalidades idénticas o parecidas, tenemos un indicio claro de similitud.

c) También habría que tener en cuenta si los productos comprados tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines. No obstante, esta pauta tendría una menor importancia a la hora de determinar la similitud que las dos anteriores expuestas. Esto es así porque solo los consumidores profesionales o especializados en el sector van a tener capacidad para apreciar una identidad en la naturaleza, estructura o características de los productos o servicios. En otras palabras, dependiendo del tipo de consumidor ante el que nos encontremos, se elevará o disminuirá la importancia de esta pauta.

d) Por último, otro elemento a tener en cuenta podría ser que la procedencia de los productos enfrentados fuese idéntica, es decir, que estuviesen fabricados o elaborados por una misma empresa. Esta pauta solo se tendría en cuenta en los casos en los que los productos sean adquiridos por consumidores profesionales o expertos con un amplio conocimiento que estén al tanto de los programas industriales de las empresas fabricantes. En los demás casos esta pauta no se podría tener en cuenta, ya que el consumidor medio no puede conocer dichos programas industriales.

Una vez llegados a este punto, podemos apreciar la importancia de la similitud de los productos o servicios como uno de los elementos que se integran dentro del riesgo de confusión de las marcas. No obstante, es un concepto complejo cuyos contornos no están claros y que dependerá de cada caso concreto. Es por ello que con la intención de dotar de un poco de luz a la situación, se dan una serie de pautas para tener en cuenta a la hora de enjuiciar los casos en los que sea posible la similitud entre productos y servicios.

En lo que a las acciones de que dispone el titular de una marca para evitar su degradación, éste dispondría de las acciones a las que ya se hizo referencia en el apartado anterior para la dilución¹⁰.